Recherches d’antériorités d’une marque

ourquoi faut-il vérifier la disponibilité de la marque que l’on envisage de déposer ?

Un dépôt de marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs détenus par des tiers, c’est-à-dire créés, enregistrés ou utilisés (selon le cas) AVANT la date de votre dépôt de marque. Si c’est le cas, ces tiers ont en principe le droit d’attaquer votre marque devant un office de marques (INPI en France) par le biais d’une opposition (dans ce cas vous risquez seulement de perdre votre marque) ou devant les tribunaux via une action en contrefaçon, en concurrence déloyale et/ou en nullité.

Les conséquences d’une action en justice à votre encontre sont souvent lourdes :

  • Destruction de produits
  • Destruction de supports de communication (cartes de visite, plaquettes, flyers…)
  • Fermeture du site internet
  • Dommages et intérêts au profit de l’adversaire
  • Peine de prison et amende au profit de l’Etat en cas d’action pénale (en France, la contrefaçon de marque entraîne des peines allant jusqu’à 4 ans de prison et 400 000€ d’amende)

Pour échapper à ce risque, il est impératif de réaliser des recherches de disponibilité (aussi appelées recherches d’antériorité) afin de s’assurer que la marque n’est pas déjà prise par un tiers.

Pour cela, on procède à 2 niveaux de recherches parmi les droits antérieurs opposables les plus courants.

Quels sont les droits antérieurs opposables à votre projet de marque ?

Voici la liste donnée par le code de la propriété intellectuelle (article L.711-4) :

  1. A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue (…)
  2. A une dénomination ou raison sociale (…)
  3. A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national (…)
  4. A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
  5. Aux droits d’auteur ;
  6. Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
  7. Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
  8. Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.

Certains droits antérieurs comme le droit d’auteur ou le droit de la personnalité ne disposent pas de registre permettant d’effectuer des recherches. On se passe donc de recherches dans ces domaines.

Il est par ailleurs très rare qu’un projet de marque entre en conflit avec des appellations d’origine, des noms de collectivités territoriales ou des dessins ou modèles. On peut étendre les recherches à ces droits lorsque l’on a un vrai doute à leur sujet.

D’ordinaire, on limite les recherches aux droits antérieurs suivants :

  • Marques antérieures valables sur le territoire qui vous intéresse (par exemple, si vous souhaitez déposer une marque en France, vous pouvez limiter les recherches aux marques produisant des effets en France : une marque allemande ne vous est pas opposable)
  • Dénominations sociales et noms commerciaux
  • Noms de domaine

Le principe de spécialité

Le principe de spécialité limite les possibilités de conflit entre deux marques identiques ou proches : pour qu’une marque puisse être opposée à une marque identique ou proche, il faut qu’elle vise des produits/services identiques ou proches.

Retenez bien qu’il faut toujours un risque de confusion dans l’esprit du public. Or, on estime que deux marques identiques ou très proches visant des produits très différents ne créent aucun doute dans l’esprit du public quant au fait que les produits émanent de deux entreprises distinctes. Exemple : la marque CORONA est une marque de peinture mais aussi une marque de bière. Le public ne s’y trompera pas car les produits sont très différents : il est évident qu’ils proviennent de deux sociétés distinctes.

Les deux niveaux de recherche

Important : les conseils qui suivent sont donnés pour un projet de marque française.

La recherche à l’identique

Il s’agit d’un premier filtre que l’on réalise afin de s’assurer qu’il n’existe pas d’obstacle rédhibitoire strictement identique à votre projet.

La recherche est effectuée parmi les marques identiques, les dénominations sociales identiques et les noms de domaine identiques.

Dans tous les cas on applique le principe de spécialité : si les droits antérieurs relevés sont identiques à votre projet de marque mais qu’ils sont déposé/enregistrés/réservés/utilisés pour une activité totalement différente de la vôtre, ils ne peuvent pas vous être opposés.

En ce qui concerne les noms de domaine : s’ils ne sont pas encore exploités du tout (ils mènent vers une page parking par exemple), ils ne vous sont pas opposables.

La recherche approfondie, ou recherche de similitudes

Une fois que la recherche à l’identique a été effectuée et que les éventuels obstacles ont été écartés, c’est-à-dire qu’ils ne représentent pas un danger pour votre projet, il est fortement conseillé de procéder à une recherche approfondie.

La recherche approfondie, ou recherche de similitudes, vise à contrôler les droits antérieurs seulement proches de votre projet. Par exemple, votre projet de marque est GRINGO. La recherche de similitudes va permettre de révéler les marques proches de GRINGO, par exemple GRINGA, GRINGUETTE, PRIGO…. De même pour les dénominations sociales et les noms de domaine. En effet, pour procéder à la recherche, un algorithme tourne les lettres dans tous les sens, en ajoute, en retire, afin de trouver tous les droits antérieurs qui pourraient potentiellement vous être opposés.

Cette recherche doit également être effectuée parmi les classes contenant des produits et services pouvant être considérés comme similaires ou complémentaires de ceux que vous envisagez de déposer.

Elle peut être commandée auprès de l’INPI, mais ce dernier ne donnera aucun conseil juridique sur les résultats. Il faut donc analyser chaque marque antérieure relevée (il y en a environ 1600 par recherche) et déterminer les risques qu’elle représente pour votre projet, en utilisant une méthode d’analyse juridique précise.

La méthode d’analyse des résultats de recherche de similitude

L’application de cette méthode demande une bonne expérience de terrain, ainsi qu’une connaissance précise des usages en matière de comparaison des signes, et des règles de similarité et de complémentarité parmi les produits et services. C’est pourquoi les recherches approfondies n’ont de véritable intérêt que si elles sont exécutées par un professionnel spécialisé.

Comparaison des produits et services

Les produits et services peuvent être identiques, similaires ou complémentaires.

Le fait qu’ils appartiennent à la même ne suffit  pas à les rendre identiques. Il faut creuser la nature de chaque produit ou service. Ex : en classe 9, on trouve les DVD, les lunettes de soleil, les extincteurs et les piles électriques. Aucun de ces produits n’est considéré comme similaire alors même qu’ils appartiennent à la même classe.

Des produits et services similaires partagent une nature, une fonction et/ou une destination commune. Exemple : Les matériaux de construction métalliques en classe 6 et les matériaux de construction non métalliques en classe 19 sont similaire car ils ont une fonction (ils servent à construire un édifice) et une destination commune (un chantier de construction).

La complémentarité est quant à elle avérée quand les produits ou services ont un lien direct entre eux, sont nécessaires l’un à l’autre. Exemple : Un ordinateur en classe 9 et une souris d’ordinateur (classe 9 également) sont complémentaires pour des raisons évidentes. Comme indiqué plus haut, le fait que ces produits appartiennent à la même classe ne suffit pas à les rendre identiques. En l’espèce ces produits ne sont pas identiques, il faut donc argumenter la similarité ou, comme ici, la complémentarité.

Notez qu’un produit peut tout à fait être similaire ou complémentaire d’un service et inversement. Exemple : Les instruments d’instruction en classe 16 sont complémentaires des services d’instruction et d’enseignement en classe 41 puisque les premiers sont indispensables à la bonne réalisation des seconds.

NB : Dans le cadre d’une opposition (cf notre fiche à ce sujet), vous devrez procéder à une comparaison des marques en suivant exactement la même technique.

Comparaison des signes

La comparaison visuelle

Il s’agit de comparer les marques en fonction de leur apparence visuelle. Dans l’exemple GRINGO, la marque GRINGA est visuellement proche car une seule lettre change.

La comparaison phonétique

Il s’agit de comparer l’impact phonétique des marques en cause. Exemple : GRINGO est très proche de GRINGA phonétiquement, un seul son change.

La comparaison intellectuelle

Il s’agit de comparer le sens des marques en cause. Exemple : GRINGO et GRINGA ont un sens quasi identique, le premier étant le masculin et le second le féminin du même mot.

La synthèse : l’analyse du risque de confusion

Le croisement des résultats de la comparaison des signes et de celle des produits et services permet de déterminer le risque de confusion pour le consommateur moyen. Il faut contrebalancer les similitudes d’un côté et les différences de l’autre pour en tirer des conclusions sur le risque réellement encouru à déposer la marque malgré l’existence de cette antériorité.

Les limites des recherches

Que vous fassiez une recherche à l’identique, une recherche approfondie ou les deux, vous ne pourrez jamais avoir accès à l’ensemble des droits antérieurs opposables. C’est pourquoi on dit que les recherches sont limitées. En effet, vous ne pourrez pas connaître, au jour de la recherche :

  • Les marques sous délai de priorité  dans un autre pays (c’est-à-dire qui ont été déposées depuis moins de 6 mois dans un autre pays, et dont le titulaire pourrait décider prochainement de l’étendre à la France en bénéficiant de l’antériorité de sa date de dépôt étranger).
  • Les marques qui viennent d’être déposées et qui n’ont pas encore été publiées.
  • Les dénominations sociales qui ont été déposées au greffe mais non encore portées sur les bases de données d’Infogreffe ou Societe.com.
  • Les noms de domaine qui ont été réservés récemment et qui ne ressortent pas encore sur les bases whois.

Vous pouvez toujours, 6 mois après votre dépôt, faire une recherche de contrôle pour vous assurer que ces droits « cachés » ne comportent pas d’obstacle à votre projet. Cela est toutefois très rare en pratique.